법률사무소 화음의 정재권 변호사는 상표권의 선사용권 여부가 문제된 형사사건에서 피고인을 변호하여 무죄 판결을 이끌어내었습니다.
이 사안은 상호 등을 먼저 사용하고 있던 자가 후 등록된 동일 유사한 등록상표권을 침해가 문제된 사안으로서 해당 상표 사용이 2007년 개정 상표법에서 처음 입법된 상표법 제99조 제2항의 상표의 선사용권이 피고인에게 있는지 여부가 주된 쟁점이 되었습니다. 상표의 선사용권이 인정되기 위해서는 (1) 자기의 성명, 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 "상거래 관행"에 따라 상표로 사용하는 자로서 (2) 부정경쟁의 목적이 없이 (3) 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 합니다. 그런데 여기서 어떠한 상표 사용이 "상거래 관행"에 따라 상표로 사용한 것인지 여부와 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 대해서는 이에 대해 구체적으로 판단한 판례가 매우 적어서 정확한 의미를 알기 어려운 상황이었습니다. 특히, 상거래 관행은 사회변화에 따라 변화되는 개념일 수밖에 없고, 현재의 온라인 중심의 상거래의 변화는 상호의 상거래관행에 부합하는 사용의 의미를 온라인상에서의 사용까지 포섭하여야 하는 것인가 하는 문제가 제기될 수 있습니다. 이 사안의 경우, 간판 제작업을 영위하는 피고인은 "청년간판"이라는 상호로 사업자등록을 하고 청년 얼굴을 이용한 간판 형태의 도안을 제안하여 명함업체로부터 사용상표 디자인을 받아, 해당 사용상표를 이용하여 명함, 홈페이지, 포탈서비스의 검색어 광고 등에 사용하고 있었습니다. 그런데 고소인은 피고인이 사용상표를 사용한 이후에야 홈페이지를 개설하고, 사용상표와 유사한 이 사건 상표를 등록하였습니다. 피고인은 등록상표의 출원 이전에 이 사건 상표를 사용했으므로 "청년간판"이라는 상호를 사용한 이 사건 사용상표를 포탈사이트, 홈페이지에 게재하고 명함에 사용한 것이 "부정경쟁의 목적이 없이" "상거래 관행"에 따라 상표로 사용한 것인지가 주된 쟁점이 되었습니다.
검찰은 피고인이 "청년간판"을 검색 결과에 노출시키는 행위 중에서 "청년간판"을 반복하는 사용태양과 사용상표를 관련 정보를 알리는 형태의 사용, 사용상표와 같이 도형과 영문이 결합한 형태로 사용한 것은 상거래 관행에 따라 상표로 사용한 것으로 볼 수 없고, 상표 유사성과 영업목적의 유사성이 인정되는 점 등에 비추어 부정경쟁의 목적이 인정된다고 주장하였습니다. 법률사무소 화음의 변호인은 검찰이 "상거래 관념"에 부합한지 여부를 판단할 때 상표법 제99조 제2항이 아니라 그 취지가 다른 구상표법 제34조 "보통의 방법" 또는 해당 조항이 개정된 현행 상표법 제90조 제1항에서의 "상거래 관념"과 의미를 동일시하여 해당 조항에 근거하여 판단한 잘못을 지적하고, 선사용권이 인정되는 조건으로서 "상거래 관념"은 온라인상에서 주로 상호를 사용하게 된 현실을 반영하여 해석해야 함을 주장하였습니다. 법원은 변호인의 의견을 받아들여, (1) 상표법 제99조 제2항의 취지에 비추어 볼 때, 위 규정에서 정한 '상거래 관행에 따라 상표로 사용'한다는 요건은 상표법 제90조 제1항 제1호에서 정한 '상거래 관행에 따라 사용하는 상표'보다 넓게 해석될 수 있다고 판단하고, (2) 피고인이 디자이너와 상의하에 직접 사용상표를 창작한 점 (3) 피고인이 자식이 창작한 사용상표를 명함, 홈페이지 등에 표시하는 등으로 통상적인 서비스표의 사용 방법에 부합하게 사용해온 것으로 보이고 (4) 피고인은 등록상표 출원 이전부터 사용상표를 사용해왔고 피고인의 사용상표 사용 방법과 형태에에 비추어 부정경쟁의 목적을 가지게 되었다고 보이지 않는다고 하여, 피고인의 상표법 제99조 제2항, 제1항 제1호에 따라 사용상표에 대한 선사용권이 인정된다고 판시하였습니다. 위와 같은 판결은 상표의 선사용권을 규정한 상표법 제99조 제2항에서의 "상거래 관념"에 따른 상표 사용의 의미를 밝혔고, 상표법 제99조 제2항에서의 "상거래 관행에 따라 상표로 사용'한다는 의미가 상표법 제90조 제1항 제1호에서 정한 "상거래 관행에 따라 사용하는 상표'의 의미보다 넓게 해석될 수 있다는 점을 확인한 최초(또는 매우 드문) 판결이라는 점에서 그 의의가 있습니다.
글: 법률사무소 화음 변호사 정재권
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